V tomto příspěvku navazujeme na právní oběžník č. 12/2009, ve kterém jsme se zabývali problematikou tzv. vyčerpání práv k nehmotným statkům. Z pohledu internetových obchodníků hraje primární roli vyčerpání práv u ochranných známek, neboť velká většina nabízeného zboží bývá v praxi označena ochrannou známkou. Institut vyčerpání práv k ochranné známce zjednodušeně znamená, že pokud vlastník ochranné známky uvede v rámci EHP na trh určitý výrobek, jeho práva k ochranné známce se ve vztahu k takovému výrobku vyčerpají. Pokud by institut vyčerpání práv k ochranné známce neexistoval, mohl by vlastník ochranné známky (nejčastěji výrobce) plně kontrolovat všechny prodeje či jiné převody vlastnického práva ke zboží touto známkou označeného (plně by ovládal celou distribuční soustavu).
I s ohledem na poměrně obecné vymezení tohoto institutu v právních předpisech a s ohledem na snahu některých výrobců o vynucování tzv. selektivních distribučních kanálů byla tato problematika opakovaně předmětem rozhodování Soudního dvora EU, dříve Evropského soudního dvora (dále jen „SDEU“). Sporný bývá zejména přesný rozsah oprávnění prodejce zboží k užití předmětné ochranné známky v souvislosti s propagací nabízeného zboží. Některým rozhodnutím SDEU se budeme věnovat v tomto právním oběžníku.
V rozhodnutí ve věci Parfums Christian Dior SA a Parfums Christian Dior BV proti Evora BV (C-337/95) SDEU výslovně potvrdil, že maloobchodník má volnost používat obchodní značku (ochrannou známku) k získání pozornosti veřejnosti k další komercializaci tohoto zboží, přičemž vlastník ochranné známky mu v tom může bránit pouze v případě, že by vzhledem ke specifickým okolnostem případu bylo prokázáno, že používání obchodní značky k tomuto účelu závažně poškozuje reputaci obchodní značky.
V rozhodnutí ve věci L’Oréal SA (C-487/07) a v rozhodnutí ve spojených věcech (C-236/08 až C-238/08) nicméně SDEU opakovaně dovodil, že v určitých případech je vlastník ochranné známky oprávněn užívání totožného označení s ochrannou známkou třetí osobou zakázat. Konkrétně se jedná o situace, kdy je takové užívání schopné zasáhnout do některé z funkcí ochranné známky. Naopak vlastník ochranné známky naopak nemůže bránit užívání označení totožného s ochrannou známkou, jestliže takové užívání není schopné zasáhnout do žádné z funkcí této známky.
Ve výše uvedeném rozhodnutí ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08 pak SDEU dovodil, že užití ochranné známky jako klíčového slova není schopné zasáhnout do reklamní funkce ochranné známky. Důvodem tohoto závěru soudu bylo, že jestliže uživatel internetu zadá název ochranné známky jakožto vyhledávané slovo, úvodní a reklamní internetová stránka vlastníka uvedené ochranné známky se objeví na seznamu přirozených (organických) výsledků vyhledávání, a to obvykle na jedné z prvních pozic tohoto seznamu. Jinak řečeno, užití klíčového slova ze strany obchodníka nevyloučí vlastníka ochranné známky z výsledků vyhledávání. SDEU zároveň uvedl, že otázka, zda užití ochranné známky jako klíčového slova je schopné zasáhnout do funkce ochranné známky sloužící k označení původu, závisí primárně na skutečnosti, zda takové užití navozuje dojem existence hospodářského propojení mezi obchodníkem a vlastníkem ochranné známky.
Dále SDEU upřesnil, že k zásahu do (funkce označení původu) ochranné známky dochází v případě, kdy inzerce prodejce běžně informovanému a přiměřeně pozornému uživateli internetu neumožňuje (nebo mu umožňuje jen obtížně) zjistit, zda výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká, pocházejí od majitele ochranné známky nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby. Tento závěr SDEU potvrdil i v rozhodnutí ve věci BergSpechte (C-278/08).
Otázku reklamní funkce ve vztahu k možnému zásahu do práv k ochranným známkám SDEU dále konkretizoval v rozhodnutí ve věci Portakabin Ltd, Portakabin BV v. Primakabin BV (C-558/08). V tomto rozhodnutí soud opět potvrdil, že vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat inzerentovi, aby prostřednictvím označení, které je totožné s uvedenou ochrannou známkou nebo je jí podobné (a které tento inzerent bez souhlasu uvedeného majitele vybral jakožto klíčové slovo), prováděl reklamu na další prodej zboží vyrobeného tímto vlastníkem a uvedeného na trh v Evropském hospodářském prostoru tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.
Závěrem je tedy možné konstatovat, že obchodník by měl mít možnost využívat při propagaci konkrétního výrobku, u kterého došlo k vyčerpání práv k ochranné známce (na území EHP), tuto ochrannou známku či označení podobné (bez souhlasu vlastníka ochranné známky). Nicméně toto oprávnění obchodníka není bezbřehé, zejména by taková propagace neměla budit dojit, že je zde určité hospodářské spojení mezi výrobcem a obchodníkem (pokud takové spojení objektivně neexistuje).
Josef Aujezdský, advokát
Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství
Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 09/2018 určený členům tohoto spolku.